有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案及其解決方方案
有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案及其解決方方案
－其實(shí)談的是部分優(yōu)先權(quán)的問題
歐陽(yáng)石文 北京商專永信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所
摘 要：本文介紹了涉及到部分優(yōu)先權(quán)的有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案申請(qǐng)的含義，以及EPO給出的解決方案。對(duì)此，本文提出了可以借鑒的兩個(gè)方面，并結(jié)合具體案例進(jìn)行了探討。
關(guān)鍵詞：部分優(yōu)先權(quán) 有毒優(yōu)先權(quán)/有毒分案申請(qǐng) 直接地、毫無疑義地得出
Poisonous priority/divisional and the solution
Ouyang Shiwen
SBZL IP Law (Beijing) Office
Abstract: This paper focuses on the partial priority, especially poisonous priority/divsional, and the solution by EPO. Two aspects that can be adopted are discussed with a case called “egg powder”.
Key Words: partial priority, poisonous priority/divisional, directly and unambiguously disclosure
優(yōu)先權(quán)是專利制度中的一種基本制度，在實(shí)踐中經(jīng)常被申請(qǐng)人所采用。但基于優(yōu)先權(quán)也產(chǎn)生了比較多的爭(zhēng)議問題，其中部分優(yōu)先權(quán)所導(dǎo)致的相關(guān)問題尤為明顯。本文對(duì)此進(jìn)行探討。
一、何謂有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案申請(qǐng)
目前對(duì)于優(yōu)先權(quán)是否成立是以權(quán)利要求（或者其中可拆分的技術(shù)方案，即拆分式的修改不會(huì)超范圍）為單位，因而對(duì)于在后申請(qǐng)首次采用上位概括（若不可拆分）則不能享受記載具體概念的在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。基于此，就產(chǎn)生了下述幾種有毒優(yōu)先權(quán)或有毒分案申請(qǐng)（poisonous priority和poisonous division）的問題。
首先來看第一種情況。假設(shè)申請(qǐng)人提交了在先申請(qǐng)A，其中公開了一種具體的化合物。申請(qǐng)人在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)提交在后申請(qǐng)B，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，其中在后申請(qǐng)B包括了與在先申請(qǐng)A的說明書相同的內(nèi)容，但在權(quán)利要求中采用通式化合物限定保護(hù)范圍，該通式化合物覆蓋在先后申請(qǐng)中的具體化合物。隨后申請(qǐng)人在在后申請(qǐng)B的基礎(chǔ)上提交分案申請(qǐng)C，分案申請(qǐng)C與母案申請(qǐng)B的說明書相同。那么，分案申請(qǐng)C中的具體化合物可以享有在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，享有在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)日；在后申請(qǐng)B中的通式化合物不能在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，因而只能享受自身的實(shí)際申請(qǐng)日。分案申請(qǐng)C中記載的具體化合物就成為影響在后申請(qǐng)B中的通式化合物的新穎性（構(gòu)成抵觸申請(qǐng)）。也就是說，申請(qǐng)人正常提交的分案申請(qǐng)C，反而“毒害”了其母案即在后申請(qǐng)B。如果申請(qǐng)人沒有提交該分案申請(qǐng)C，在后申請(qǐng)B中的通式化合物S盡管不能享有在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，但至少還能享受其實(shí)際申請(qǐng)日，只要沒有其他中間文件出現(xiàn)，那么還是很有機(jī)會(huì)可能獲得專利權(quán)。但卻由于提交分案申請(qǐng)而沒有機(jī)會(huì)獲得授權(quán)了。
第二種情況是第一種情況的變型，僅僅是母案和分案的保護(hù)范圍反轉(zhuǎn)過來，即由于母案申請(qǐng)影響了分案申請(qǐng)的授權(quán)，其道理差不多。即相對(duì)于第一種情況而言，分案申請(qǐng)采用上位概括的保護(hù)范圍，因而不能享受優(yōu)先權(quán)，只能享受母案申請(qǐng)的實(shí)際申請(qǐng)日。而母案申請(qǐng)中記載的下位概念由于能夠享受優(yōu)先權(quán)，也就構(gòu)成了分案申請(qǐng)的抵觸申請(qǐng)，導(dǎo)致分案申請(qǐng)的上位概括的權(quán)利要求不具備新穎性。由于有優(yōu)先權(quán)的存在而導(dǎo)致母案申請(qǐng)抵觸了自身的分案申請(qǐng)，因而也可以認(rèn)為是一種有毒優(yōu)先權(quán)。
還有一種極端情況。假設(shè)申請(qǐng)人以某具體化合物申請(qǐng)了一份專利申請(qǐng)A，并請(qǐng)求提前公開，其后進(jìn)一步研發(fā)后認(rèn)為可以采用包括了該具體化合物的通式化合物請(qǐng)求保護(hù)，因而在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)（但卻在先申請(qǐng)A公開后）提出在后申請(qǐng)B，并要求在先申請(qǐng)A作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，以期獲得優(yōu)先權(quán)，說明書包括了在先申請(qǐng)A的具體化合物。在后申請(qǐng)的通式化合物權(quán)利要求并不能享受在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，因而只能享受在后申請(qǐng)的實(shí)際申請(qǐng)日，那么在先申請(qǐng)的由于在該日之前公布，理論上就構(gòu)成了在后申請(qǐng)的現(xiàn)有技術(shù)，因而作為優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)A影響在后申請(qǐng)的新穎性。也就是，最初是為了享受優(yōu)先權(quán)，但最終卻因?yàn)閮?yōu)先權(quán)申請(qǐng)而喪失了新穎性。在極端情況下，可能導(dǎo)致在后申請(qǐng)全部無效。
二、EPO的解決方案
針對(duì)部分優(yōu)先權(quán)的問題，歐洲專利局?jǐn)U大申訴委員會(huì)于2016年11月29日作出決定G 1/15，對(duì)部分優(yōu)先權(quán)的相關(guān)理解進(jìn)行了明確。試圖對(duì)其中涉及到的一直以來的難題（即優(yōu)先權(quán)或分案申請(qǐng))劃上了句號(hào)，本文對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)要的介紹。
涉案專利在異議程序中，異議請(qǐng)求人認(rèn)為涉案專利是一份分案申請(qǐng)，其權(quán)利要求1是基于母案申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)公開的具體概念（實(shí)施例1）進(jìn)行了上位概括，因而不構(gòu)成相同主題的發(fā)明，因而權(quán)利要求1整個(gè)范圍都不能享受優(yōu)先權(quán)。由于母案申請(qǐng)的實(shí)施例1與優(yōu)先權(quán)文本中的實(shí)施例1完全相同，因而母案申請(qǐng)的實(shí)施例1能夠享受優(yōu)先權(quán)日，而涉案專利的權(quán)利要求1只能享有其母案的實(shí)際申請(qǐng)日。進(jìn)而，母案申請(qǐng)中的實(shí)施例1構(gòu)成涉案專利的抵觸申請(qǐng)，即涉案專利的權(quán)利要求1不具備新穎性（即屬于上述第二種情況，母案申請(qǐng)抵觸分案申請(qǐng)的情形）。
申訴委會(huì)員認(rèn)為該問題存在不同的觀點(diǎn)，不同決定的結(jié)果存在完全相反的觀點(diǎn)，因此將該問題提交給擴(kuò)大申訴委員會(huì)解決。其中提交的第一個(gè)問題主體意思是：如果在先申請(qǐng)采用了上位概念或類似表達(dá)，其包括了優(yōu)先權(quán)文件中的具體表達(dá)，能否享受部分優(yōu)先權(quán)？（筆者認(rèn)為尤其涉及上位概念或類似表達(dá)導(dǎo)致權(quán)利要求并不能拆分成并列技術(shù)方案的情形，能夠拆分的情形下能夠享有部分優(yōu)先權(quán)并不存在爭(zhēng)議）。
對(duì)該問題存在著不同的觀點(diǎn)，許多決定認(rèn)為優(yōu)先權(quán)中相同主題從嚴(yán)解釋（可以說是按修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)來衡量），由于上位表達(dá)不能從優(yōu)先權(quán)文本中直接地毫無疑義的得出，因此不能享受優(yōu)先權(quán)（如T1877/08 和 T0476/09）。而另一些決定認(rèn)為對(duì)于上位表達(dá)可以從概念上拆分成兩部分，一部分屬于優(yōu)先權(quán)文本記載的具體表達(dá)（享受優(yōu)先權(quán)），另一部分則是超出的部分（不能享受優(yōu)先權(quán)），以解決所謂的自殺式優(yōu)先權(quán)的難題，即有毒優(yōu)先權(quán)和自我抵觸的問題（如T1222/11和T571/10）。
擴(kuò)大申訴委員會(huì)在決定G1/15中，主要基于在EPC制定的歷史過程中，包括其中的備忘錄中所涉及的立法目的出發(fā)給出最終結(jié)論：對(duì)于通過上位表達(dá)而涵蓋可選技術(shù)主題的權(quán)利要求而言，只要在優(yōu)先權(quán)文件中首次直接地或者隱含地、毫無疑義地充分公開了所述可選的技術(shù)主題，則不能拒絕其享有部分優(yōu)先權(quán)。對(duì)此，不應(yīng)當(dāng)施加任何其他實(shí)質(zhì)性的條件或限制。
擴(kuò)大申訴委員會(huì)認(rèn)為，對(duì)于優(yōu)先權(quán)的要求成立條件，行政法規(guī)或部門規(guī)章以及法律解釋都不應(yīng)提出額外的條件。因此認(rèn)為上述情況下，可以享受優(yōu)先權(quán)，并給出兩步法來判斷部分優(yōu)先權(quán)。第一步，判斷優(yōu)先權(quán)文本中公開的技術(shù)主題是否相關(guān)，即與優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)公開技術(shù)是否相關(guān)。其中根據(jù)擴(kuò)大申訴委員會(huì)的決定G 2/98提出判斷標(biāo)準(zhǔn)來判斷，即相關(guān)的技術(shù)主題是否能夠直接地、毫無疑義的從優(yōu)先權(quán)文本中得到。第二步，判斷請(qǐng)求了所述優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)或?qū)＠臋?quán)利要求中是否包含了上述技術(shù)主題。如果答案是肯定的，采用“或”型的權(quán)利要求即可以概念性的分成兩個(gè)部分，第一部分是可以從優(yōu)先權(quán)文本中直接地毫無疑義地得出的部分，第二部分是其余的部分，不能享受該項(xiàng)優(yōu)先權(quán)。擴(kuò)大申訴委員會(huì)還指出上述判斷步驟在EPO實(shí)踐中是比較通常的操作，并不會(huì)導(dǎo)致額外的困難，也不會(huì)對(duì)第三方造成不確定性�；谏鲜龇治�，擴(kuò)大申訴委員會(huì)得出結(jié)論認(rèn)為承認(rèn)上述權(quán)利要求類型的部分優(yōu)先權(quán)并未顯示要引入額外的條件。
EPO的上述擴(kuò)大申訴委員會(huì)決定G1/15，基本解決了有毒優(yōu)先權(quán)或分案申請(qǐng)自身抵觸的問題。但在后續(xù)其他方面，如例如出現(xiàn)了中間文件公開不能享受優(yōu)先權(quán)部分的內(nèi)容，當(dāng)如何解決還不是特別明朗。
三、兩個(gè)方面的借鑒意義
國(guó)內(nèi)涉及的案件情況還不夠多，對(duì)于EPO提出的部分優(yōu)先權(quán)問題在實(shí)踐中還沒有產(chǎn)生較大的影響。雖然有些文章在探討，或者某些案件中涉及，但均沒有得到較大的重視。對(duì)此筆者提出對(duì)于部分優(yōu)先權(quán)的兩方面的借鑒。
1、優(yōu)先權(quán)是否成立還應(yīng)當(dāng)回歸優(yōu)先權(quán)的本意
根據(jù)專利審查指南中規(guī)定：“在后申請(qǐng)權(quán)利要求中限定的技術(shù)方案，只要已記載在外國(guó)首次申請(qǐng)中就可享有該首次申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)”。根據(jù)這一思路出發(fā)，在實(shí)踐中，通常都是判斷在后申請(qǐng)的技術(shù)方案是否記載在優(yōu)先權(quán)文本中，來判斷優(yōu)先權(quán)是否成立。此時(shí)就出現(xiàn)一個(gè)問題，在后的技術(shù)方案是以權(quán)利要求（或其中并列技術(shù)方案）為最小單位來進(jìn)行判斷的。通常情況下，這種思路都沒有問題的，因?yàn)閷＠Ｗo(hù)以權(quán)利要求為準(zhǔn)。但對(duì)于部分優(yōu)先權(quán)則可能出現(xiàn)了前面討論的問題。那么解決該問題，筆者認(rèn)為可以回歸到優(yōu)先權(quán)的本意上來，可以根據(jù)EPO擴(kuò)大申訴委員會(huì)G 1/15給出的兩步法來確定部分優(yōu)先權(quán)是否成立。其本質(zhì)是看優(yōu)先權(quán)文本中記載的內(nèi)容或技術(shù)方案是否包括在在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中，如果是則這一部分能夠享受優(yōu)先權(quán)，其余部分則不享受優(yōu)先權(quán)。有人形象的比喻是將優(yōu)先權(quán)中記載的技術(shù)方案投影到在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中，投影這一部分就能享受優(yōu)先權(quán)。可見，這種判斷思路的轉(zhuǎn)變避免了部分優(yōu)先權(quán)的問題，尤其是導(dǎo)致有毒優(yōu)先權(quán)和分案申請(qǐng)的問題。筆者認(rèn)為國(guó)內(nèi)部分優(yōu)先權(quán)可以適當(dāng)借鑒上述做法。
2、優(yōu)先權(quán)是否成立與修改是否超出的關(guān)系
在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立的時(shí)候，有人提出新穎性判斷法（還有單向或雙向新穎性），修改是否超范圍的判斷方法。其中以修改是否超范圍的判斷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)優(yōu)先權(quán)是否成立具有直接的影響。也就是的對(duì)專利審查指南中規(guī)定的“直接地、毫無疑義的得出”的把握標(biāo)準(zhǔn)（在修改是否超范圍，以及新穎性判斷中對(duì)于對(duì)比文件公開內(nèi)容的認(rèn)定都存在該概念）。對(duì)此，我對(duì)于修改是否超范圍的把握要更多的從發(fā)明實(shí)質(zhì)出發(fā)，基于申請(qǐng)文件的記載作為有一定常識(shí)的本領(lǐng)域技術(shù)人員來判斷，而不能過于教條化或囿于文字表達(dá)本身。在此舉一兩個(gè)國(guó)外局的實(shí)例。比如，歐專局審查指南PART C第V章第2.2節(jié)中列舉了一個(gè)作為隱含公開的例子：一份申請(qǐng)公開了一種設(shè)備，該設(shè)備中涉及的固定部件是螺母和螺栓、或是彈簧扣、或是肘節(jié)式插銷，只要在這些內(nèi)容的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念，則一項(xiàng)包括“可脫扣固定部件”的設(shè)備的權(quán)利要求有權(quán)享受上述申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。又如，美國(guó)CAFC在In re Wright案中允許修改的情形：申請(qǐng)文件中記載了將微膠囊粉末從其沉積的帶電表面上去除，所述去除通過‘擦除、刷除和/或利用真空裝置’實(shí)現(xiàn)”。最終允許申請(qǐng)人將專利的權(quán)利要求修改成包括微膠囊粉末“非永久固定”于帶電表面上。筆者認(rèn)為中國(guó)專利局對(duì)修改超范圍的把握也可以適當(dāng)借鑒上述思路，以更加合理而不過于教條而忽視申請(qǐng)文件本身所體現(xiàn)出的技術(shù)含義。
四、關(guān)于“蛋粉”案的進(jìn)一步探討
筆者此前關(guān)注的“蛋粉”案實(shí)質(zhì)上也涉及優(yōu)先權(quán)成立的實(shí)體條件的兩個(gè)方面。
1、案例回顧
2012年12月，申請(qǐng)人厚德食品股份有限公司（下稱“厚德公司”）首次提出名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”（下稱“在先申請(qǐng)”）專利申請(qǐng)201210535868.2，并于2013年03月13日公開，其說明書和權(quán)利要求書均僅涉及雞蛋粉為原料。 2013年6月19日，厚德公司提出名稱相同的在后申請(qǐng)201310131560.6（下稱“本專利”），并要求了在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，但權(quán)利要求主題已變成蛋粉或蛋液為原料（并且沒有將雞蛋粉為原料撰寫從屬權(quán)利要求）。
專利復(fù)審委員作出的第24841號(hào)無效審查決定，維持專利有效，其中認(rèn)定優(yōu)先權(quán)成立。行政訴訟中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院做出一審判決，其中認(rèn)定優(yōu)先權(quán)不能成立，判決撤銷專利復(fù)審委員會(huì)的無效審查決定；北京市高院以（2016）京行終5664號(hào)判決維持原一審行政判決。隨后專利復(fù)審委員會(huì)由于中間文件的公開宣告本專利權(quán)全部無效（因?yàn)橹挥幸豁?xiàng)權(quán)利要求）。但按照優(yōu)先權(quán)不能成立的邏輯，其實(shí)優(yōu)先權(quán)文本在本專利的實(shí)際申請(qǐng)日之前公開，理論上優(yōu)先權(quán)文本也可影響本專利的新穎性和創(chuàng)造性，此時(shí)也是一種極端的有毒優(yōu)先權(quán)的情形。
2、優(yōu)先權(quán)是否成立的探討
專利權(quán)人認(rèn)為：從前后發(fā)明名稱、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、分類號(hào)、技術(shù)方案和效果等內(nèi)容看，在先申請(qǐng)均已經(jīng)公開了任一種蛋制品的加工方法，并未限定為雞蛋粉；發(fā)明重點(diǎn)在于加工方法，申請(qǐng)人是整個(gè)技術(shù)方案的首次貢獻(xiàn)者，至于其中加工雞蛋或鴨蛋，對(duì)于整個(gè)加工方法都是適用的，待加工的原料之一并不是發(fā)明點(diǎn)；在背景技術(shù)部分已經(jīng)公開了，現(xiàn)有技術(shù)中對(duì)任何一種蛋品的加工均是常規(guī)技術(shù)，而本專利改進(jìn)是對(duì)于加工方法的改進(jìn)，普通技術(shù)人員均能了解。由此，在先申請(qǐng)已經(jīng)公開了整個(gè)技術(shù)方案，二者是相同的技術(shù)主題，在后申請(qǐng)是基于對(duì)優(yōu)先權(quán)制度的信任而提出的申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)依法享有優(yōu)先權(quán)。
專利復(fù)審委員認(rèn)為：“蛋粉”本身就是指“雞蛋粉”；“蛋液”只是“雞蛋”的液體形態(tài)，與“雞蛋粉”原料沒有實(shí)質(zhì)區(qū)別。因此，本專利與優(yōu)先權(quán)文本中的技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容相同，進(jìn)而本專利能夠享有優(yōu)先權(quán)。
北京市高院認(rèn)為：本專利相對(duì)于優(yōu)先權(quán)文本將“雞蛋粉”修改為“蛋粉或蛋液”，而“上述修改不能從原申請(qǐng)中直接地或毫無疑義的得出，本專利相關(guān)申請(qǐng)所限定的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)文件并未構(gòu)成相同主題的發(fā)明，因此不能享受優(yōu)先權(quán)�！�
根據(jù)上述三方的觀點(diǎn)，專利復(fù)審委員會(huì)更多的從發(fā)明本質(zhì)出發(fā)來解釋，但這種解釋尚不是特別說得通，因?yàn)槿鐚＠麢?quán)人爭(zhēng)辯的，蛋粉肯定包括雞蛋粉和鴨蛋粉等其他蛋粉，并不能直接等同于雞蛋粉。而基于專利權(quán)人和北京高院的觀點(diǎn)，實(shí)際上就是判斷“蛋粉或蛋液”這種修改是否能從優(yōu)先權(quán)文本中直接地、毫無疑義地得出，也可以說涉及到修改是否超范圍的標(biāo)準(zhǔn)的把握。
筆者認(rèn)為可從兩個(gè)角度來探討：
一方面如果本專利權(quán)利要求1整體上不能享受優(yōu)先權(quán)，但借鑒EPO的最新做法，權(quán)利要求1其實(shí)可以享受部分優(yōu)先權(quán)，即涉及雞蛋粉為原料的技術(shù)方案可以享受優(yōu)先權(quán)，而其他蛋粉或蛋液則不能享受優(yōu)先權(quán)。此時(shí)，為了獲得專利權(quán)部分維持有效的結(jié)果，可否允許專利權(quán)人將“蛋粉或蛋液”修改成“雞蛋粉”。這是根據(jù)專利審查指南規(guī)定對(duì)無效程序中對(duì)權(quán)利要求的修改“一般不得增加權(quán)利要求未曾記載的技術(shù)特征”中的“一般”適當(dāng)放寬理解，即為了避免專利被全部無效，而允許這種修改。這當(dāng)然也需要官方對(duì)此進(jìn)一步確認(rèn)，因?yàn)楣P者還沒有看到這樣修改的先例。
另一方面，筆者認(rèn)為借鑒上述關(guān)于修改超范圍的國(guó)外實(shí)例，是否可以考慮專利權(quán)人的意見，即認(rèn)為本專利相對(duì)于優(yōu)先權(quán)文本將“雞蛋粉”修改為“蛋粉或蛋液”是能夠直接地、毫無疑義地得出。從整個(gè)申請(qǐng)來說，本專利解決的是蛋制品的加熱不均勻的問題的加工方法，加工雞蛋或鴨蛋或任一種蛋都不會(huì)有實(shí)質(zhì)性區(qū)別。因此，認(rèn)為是否認(rèn)為優(yōu)先權(quán)文本實(shí)質(zhì)上已公開了“蛋粉或蛋液”作為原料的信息，進(jìn)而認(rèn)為在后專利能夠享受優(yōu)先權(quán)。
對(duì)于上述問題，承認(rèn)部分優(yōu)先權(quán)成立更易于被國(guó)內(nèi)接受，而認(rèn)為“蛋粉或蛋液”能夠直接地毫無疑義的得出估計(jì)難度較大，雖然筆者認(rèn)為從發(fā)明的實(shí)質(zhì)出發(fā)，從技術(shù)的角度來說更為合理。
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