【專家視角】從一件要求優(yōu)先權(quán)的發(fā)明專利案件談起
歐陽石文 北京商專永信知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所
一、案件過程始末
2012年12月，申請人厚德食品股份有限公司（下稱“厚德公司”）首次提出名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”（下稱“在先申請”）專利申請201210535868.2，并于2013年03月13日公開。
2013年6月19日，厚德公司提出名稱相同的新申請（下稱“本專利”），并要求了在先申請的優(yōu)先權(quán)（在先申請于2013年7月24日視為撤回）。2014年8月27日，本專利獲得授權(quán)。
專利授權(quán)后，厚德公司發(fā)現(xiàn)大連綠雪蛋品發(fā)展有限公司（下稱“綠雪公司”）涉嫌侵權(quán)，厚德公司提起專利侵權(quán)訴訟，長春中院和吉林高院分別認定專利侵權(quán)成立。
在侵權(quán)訴訟處理期間，綠雪公司于2014年08月11日向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委提出無效宣告請求，專利復(fù)審委員作出第24841號無效審查決定，維持專利有效，其中認定優(yōu)先權(quán)成立（優(yōu)先權(quán)是否成立是關(guān)鍵問題）。綠雪公司不服而向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，北京知識產(chǎn)權(quán)法院做出一審判決，其中認定優(yōu)先權(quán)不能成立，判決撤銷專利復(fù)審委員會的無效審查決定。厚德公司不服上訴后，北京市高院以（2016）京行終5664號判決維持原一審行政判決。隨后專利復(fù)審委員會宣告本專利權(quán)全部無效。
針對吉林高院判決的侵權(quán)訴訟，綠雪公司向最高院申請了再審；而針對北京市高院的行政判決，厚德公司向最高院申請了再審。
二、案件爭議焦點
本案關(guān)鍵在于優(yōu)先權(quán)是否成立。按照目前的思路，如果成立則專利權(quán)就能維持有效，專利侵權(quán)也就能夠成立；否則，專利權(quán)就會被全部無效。
經(jīng)過查證，本申請的優(yōu)先權(quán)文件的技術(shù)方案為：
1.一種蛋制品的加工方法，其特征在于，包括：
配置蛋制品加工原料，所述加工原料包括：雞蛋粉、淀粉、食用油、調(diào)味料、水;所述雞蛋粉和所述淀粉占所述加工原料總重量的60%，所述食用油、調(diào)味料和水占所述加工原料總重量的40%；其中，所述雞蛋粉占所述加工原料總重量的20%-50%,所述淀粉占所述加工原料總重量的10%-30%，所述食用油占所述加工原料總重量的1%-3%，所述調(diào)味料占所述加工原料總重量的15%-25%，所述水占所述加工原料總重量的12%-24%；
將所述加工原料攪拌成面團；
將攪拌好的面團進行顆粒狀成型；
將顆粒狀成型后的物料進行微波加工處理，獲得顆粒狀的蛋制品。
在后的本專利的授權(quán)文本相對于上述技術(shù)方案僅僅是其中的原料“雞蛋粉”替換為“蛋粉或蛋液”，此外將優(yōu)先權(quán)文中權(quán)利要求5中的記載的“2400HZ”變更為“2400MHZ”。說明書部分的區(qū)別也僅僅在于此，其他文字都相同。
復(fù)審委員會認為：本專利中記載為“蛋粉或蛋液”，而“蛋粉”本身就是指“雞蛋粉”；“蛋液”只是“雞蛋”的液體形態(tài)，與“雞蛋粉”原料沒有實質(zhì)區(qū)別。因此，本專利請求保護技術(shù)方案與優(yōu)先權(quán)記載的技術(shù)方案實質(zhì)內(nèi)容相同，優(yōu)先權(quán)成立。（其中，“2400HZ”改為“2400MHZ”屬于明顯錯誤，并非焦點）
而北京市高院認為“上述修改不能從原申請中直接地或毫無疑義的得出，本專利相關(guān)申請所限定的技術(shù)方案與在先申請文件并未構(gòu)成相同主題的發(fā)明，因此不能享受優(yōu)先權(quán)。”進而認為“本專利權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案與在先申請文件并未構(gòu)成相同主題的發(fā)明，不能享有優(yōu)先權(quán)”。
三、由本專利所想到的
筆者對于優(yōu)先權(quán)是否成立這一實體要素，擬另撰文章予以闡明。本文從專利申請文件撰寫和專利權(quán)保護的角度來探討從本專利所獲得的相關(guān)經(jīng)驗或教訓(xùn)，以避免專利保護落空。
從本案來看，基于目前的證據(jù)，發(fā)明人的發(fā)明創(chuàng)造性還是不錯的，如果處理得當，就能夠穩(wěn)妥的獲得專利權(quán)的保護，不至于造成如此復(fù)雜的局面。下面從旁觀者來看看，在專利申請時有何可以借鑒的方面。
第一，權(quán)利要求應(yīng)當合理概括擴大保護范圍。
從本發(fā)明的實質(zhì)來看，涉及的是蛋制品加工方法，其是通過各種輔料的合理配比，實現(xiàn)提供包含多種營養(yǎng)成分的蛋制品的目的；同時利用各種原料合理配比，再經(jīng)微波干燥加工處理，形成了內(nèi)部蓬松結(jié)構(gòu)的脫水產(chǎn)品，從而實現(xiàn)本發(fā)明實施例的蛋制品遇熱水即可快速復(fù)原，從而達到了方便快捷的目的；再有，利用微波加工技術(shù)可以使物料內(nèi)部水分由內(nèi)而外急劇散發(fā)，即在極短時間內(nèi)使物料干燥效果，從而有效保持物料的營養(yǎng)成分不被破壞。因而，可以達到有效的增加和保持蛋制品的營養(yǎng)成分的目的。
從其原理來看，這種方法必定適合于各種人類食用的蛋類，如雞蛋、鴨蛋、鵝蛋、鵪鶉蛋等，同時輔料中還用到了水，因此原料既可以蛋粉，也可以是蛋液。對此，雖然發(fā)明人可能最初以雞蛋為例來進行研究的，但在撰寫權(quán)利要求時應(yīng)當進行合理的概括，比如蛋粉或蛋液。
在進行了合理概括的基礎(chǔ)上，還需要針對下位概括撰寫從屬權(quán)利要求，比如針對比較常見的（市場比較大的）原料為雞蛋、鴨蛋等撰寫從屬權(quán)利要求。
因此，在撰寫申請文件時，需要認真研究發(fā)明的技術(shù)方案，進行合理的擴展和拓寬（也稱為技術(shù)方案挖掘），以得更全面和更寬的合理保護范圍。首先，對于獲得全面的保護，則應(yīng)從多個方面來限定發(fā)明，如涉及基因的發(fā)明，則考慮基因本身、基因的獲得方法、基因的用途等多個方面撰寫權(quán)利要求。其次，為獲得更寬的保護范圍，需要找準關(guān)鍵的發(fā)明構(gòu)思，及所需要的必要技術(shù)特征，獨立權(quán)利要求中不要寫入非必要技術(shù)特征；相關(guān)特征考慮進行合理的上位概念進行概括，或全面找出其它類似能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明目的結(jié)構(gòu)（組分、方法），以作為并列技術(shù)特征。在本專利的領(lǐng)域，還經(jīng)常需要考慮應(yīng)用范圍的概括、數(shù)值范圍的概括、組分含量或配比的概括等。再次，需要撰寫保護范圍逐級變窄的多層次從屬權(quán)利要求，以便在獨立權(quán)利要求不能成立時，在縮少保護范圍時能夠有合適的選擇退路，避免在修改權(quán)利要求時造成不符合專利法第三十三條規(guī)定的缺陷。
優(yōu)先權(quán)文中，將雞蛋限定到獨立權(quán)利要求1中，使得保護范圍極窄，不能很好的保護發(fā)明創(chuàng)造。順便提及的是，對于“所述雞蛋粉和所述淀粉占所述加工原料總重量的60%，所述食用油、調(diào)味料和水占所述加工原料總重量的40%；”對于該范圍的也沒有進行適當?shù)臄U展。
第二，說明書的撰寫應(yīng)當注意實施例的撰寫。
根據(jù)專利審查指南的對說明書的撰寫規(guī)定：說明書應(yīng)當詳細描述申請人認為實現(xiàn)發(fā)明或者實用新型的優(yōu)選的具體實施方式。在適當情況下，應(yīng)當舉例說明�！瓕嵤├菍Πl(fā)明或者實用新型的優(yōu)選的具體實施方式的舉例說明。實施例的數(shù)量應(yīng)當根據(jù)發(fā)明或者實用新型的性質(zhì)、所屬技術(shù)領(lǐng)域、現(xiàn)有技術(shù)狀況以及要求保護的范圍來確定。
在現(xiàn)實中，尤其是中國專利申請文件往往把具體實施方式等同于實施例，這是不正確的。從專利審查指南來看，具體實施方式是對實現(xiàn)發(fā)明技術(shù)方案的說明，并非一定是具體的實施例，只有在需要舉例說明的時候才需要具體實施例。但是對于本專利的食品領(lǐng)域（或者更大一點的說是化學(xué)領(lǐng)域），許多情況下需要由具體實施例來舉例說明的，在實際操作中，通常而言實施例寧多勿少（特殊情況下才會存在言多必失）。
本案中，從原料選擇（如不同的蛋類）、原料的配比范圍、步驟參數(shù)（如微波處理參數(shù)）等都存在可變量，而且效果或許有些許差異，因此應(yīng)當針對上述可變量有必要提供合理數(shù)量的實施例。
此外，對于技術(shù)效果的描述方面，也需要給出具體的具可信性的證據(jù)或數(shù)據(jù)，例如對于優(yōu)先權(quán)文本中描述“按照上述方法加工獲得的蛋制品為淡黃色到深黃色、不規(guī)則顆粒狀、具有雞蛋特有風味，并且其腹水率一般在380%以上”。可以給出蛋制品的照片，尤其是要給出如何進行腹水率的實驗方法，并給出具體測試數(shù)據(jù)，最后才能得出統(tǒng)計結(jié)果數(shù)據(jù)。
其中，需要注意對重要的方面，不要采用寬泛的描述來作為具體實施例（如本專利中對不同的蛋類，已經(jīng)構(gòu)成比較重要的方面，在具體實施例中最好不要僅描述為“蛋粉或蛋液”，而應(yīng)用具體的雞蛋粉（本專利文本中有實施例部分采用的寬泛的描述，并不可取）。
第三，合理正確的運用優(yōu)先權(quán)制度。
本專利請求享受在先申請的優(yōu)先權(quán)，但最終卻導(dǎo)致較大的麻煩，在先申請因視為撤回，在后申請因優(yōu)先權(quán)不成進而被全部無效（至少在北京市高院已認定優(yōu)先權(quán)不能成立，最高院再審結(jié)果如何不得而知）。
如前所述，本文暫不討論本案優(yōu)先權(quán)是否成立的實體內(nèi)容。僅從撰寫或申請角度來談，在后的專利申請應(yīng)當注意的方面。本專利的申請人確實意識到優(yōu)先權(quán)文本中保護范圍較窄的缺陷，因此選擇在后申請以要求其優(yōu)先權(quán)不失為一種補救措施。但針對本案，有以下幾點注意：
1、要求優(yōu)先權(quán)的時機方面，由于要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請必然要視為撤回（初審階段，專利局并不審查優(yōu)先權(quán)實體上是否成立，只審查要求優(yōu)先權(quán)時間是否在在先申請?zhí)岢龊蟮?2個月內(nèi)）。因此，最好在在先申請沒有公開之前提出在后申請，這樣可以避免在優(yōu)先權(quán)不能成立的時候，在先申請構(gòu)成在后申請的現(xiàn)有技術(shù)。在本案中，由于在先申請已于2013年03月13日公開，在后申請即本專利于2013年6月19日才提出。如果優(yōu)先權(quán)不能成立，則在先申請由于在本申請的實際申請日之前已公開，因而就構(gòu)成了在后申請的現(xiàn)有技術(shù)。
2、在后申請的撰寫要考慮在先申請的不足，采取必要的處理策略。對于本案，基于上述分析的在先申請的不足，一方面要擴大相關(guān)的保護范圍，比如將雞蛋粉升概括為蛋粉或蛋液，也要補充提供必要實施例和效果方面的證據(jù)。另一方面，要考慮由于增加了新的內(nèi)容，有可能只能享受部分優(yōu)先權(quán)，即新增加的內(nèi)容可能不能享受優(yōu)先權(quán)提供必要的退路，尤其要避免權(quán)利要求均不能享受優(yōu)先權(quán)的情況的出現(xiàn)。
本案的在后申請即本專利在針對蛋粉或蛋液撰寫了獨立權(quán)利要求后，至少應(yīng)當撰寫雞蛋粉的從屬權(quán)利要求。這樣即使在獨立權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)時，該雞蛋粉的從屬權(quán)利要求仍然能夠享受優(yōu)先權(quán)，因而在先申請不可能構(gòu)成其現(xiàn)有技術(shù)。這樣還有可能通過等同侵權(quán)的途徑獲得一定范圍的保護力度。而本專利并沒有撰寫這種從屬權(quán)利要求，按照目前的思路就會在一旦因“蛋粉或蛋液”不能享受優(yōu)先權(quán)，則會導(dǎo)致權(quán)利要求全部不能享受優(yōu)先權(quán)，如此導(dǎo)致整個專利權(quán)都不成立，自然就不可能再控告別人侵權(quán)（哪怕是別人用的就是雞蛋粉，也無能為力了）。
這是基于該案所想到的一些撰寫和申請方面的策略，尚不全面，但該案中確實能夠獲得一些啟示和借鑒，或者說一些經(jīng)驗教訓(xùn)，值得申請人或代理人了解，主要包括如何撰寫高質(zhì)量的專利申請文件，如何更好的運用優(yōu)先權(quán)制度等。此外，本案的實質(zhì)內(nèi)容即關(guān)于優(yōu)先權(quán)是否成立，即在后申請與在先申請是否構(gòu)成相同主題的發(fā)明，存在較大的爭議，筆者后續(xù)再撰文探討。
參考文獻：
1、專利審查指南（2010版），知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010年1月第一版
2、方格 專利優(yōu)先權(quán)，帶給申請人的是機遇還是困惑？ IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
3、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會第24841號無效審查決定書
4、歐陽石文編著 醫(yī)藥生物領(lǐng)域?qū)＠暾埼恼碌淖珜懠按饛?fù)技巧，知識產(chǎn)權(quán)出版社，2017年3月第1版
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